外觀設(shè)計(jì)專利的重要性持續(xù)上升，但其基本法律卻充滿了怪異之處。問題的關(guān)鍵在于專利法判決的通常書寫方式。大多數(shù)先例專利判決都非常注重實(shí)用專利原則，但令人驚訝的是，新穎性、顯而易見性、明確性、實(shí)施性和書面描述等相同的專利原則也適用于外觀設(shè)計(jì)專利領(lǐng)域。

聯(lián)邦巡回法院決定重新評估這種二分法的情況，特別是與顯而易見性問題相關(guān)的問題。正在審查的案件是LKQ Corp. 訴 GM Global Tech，21-2348（聯(lián)邦巡回法院，2023 年）。法院提出了六個關(guān)鍵問題供當(dāng)事人考慮：

A. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 US 398 (2007) 是否推翻或廢除 In re Rosen, 673 F.2d 388 (CCPA 1982) 和 Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100（聯(lián)邦巡回法院 1996 年）？

B. 假設(shè) KSR 既沒有否決也沒有廢除 Rosen 和 Durling，KSR 是否仍然適用于外觀設(shè)計(jì)專利并建議法院消除或修改 Rosen-Durling 測試？特別是，請說明 KSR 的聲明是否指責(zé)“限制顯而易見性調(diào)查的嚴(yán)格規(guī)則”，550 US at 419，并采用“廣泛而靈活的方法”，id。在 415 處，應(yīng)該使我們消除或修改：(a) Durling 的要求“[b]在人們可以開始結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)設(shè)計(jì)之前……”。。。人們必須找到一個單一的參考，“一個存在的東西，其設(shè)計(jì)特征與所要求的設(shè)計(jì)基本相同”，101 F.3dat 103（引用Rosen，673 F. 2d，391）；和/或 (b) Durling 的要求，即次要參考文獻(xiàn)“只能用于修改主要參考文獻(xiàn)，前提是它們與主要參考文獻(xiàn)密切相關(guān)，以至于某些裝飾特征的出現(xiàn)會暗示這些特征的應(yīng)用”特征到另一個，'”id。第 103 頁（引用 In re Borden, 90 F.3d 1570, 1575（Fed. Cir. 1996））（省略內(nèi)部修改）。

C. 如果法院要消除或修改 Rosen-Durling 測試，那么評估外觀設(shè)計(jì)專利顯而易見性挑戰(zhàn)的測試應(yīng)該是什么？

D. 本法院是否有任何先例已經(jīng)采取措施來澄清 Rosen-Durling 測試？如果是，請確定這些案例是否解決了任何相關(guān)問題。

E. 鑒于 Rosen-Durling 測試已應(yīng)用的時間長度，消除或修改外觀設(shè)計(jì)專利顯而易見性測試是否會導(dǎo)致其他已解決的法律領(lǐng)域的不確定性？

F. 在對上述問題的答復(fù)中未提及的范圍內(nèi)，外觀設(shè)計(jì)專利和實(shí)用專利之間的哪些差異（如果有）與顯而易見性查詢相關(guān)，以及這些差異在外觀設(shè)計(jì)專利的顯而易見性測試中應(yīng)發(fā)揮什么作用？

該案本身涉及通用汽車零部件的設(shè)計(jì)專利，例如前擋泥板。參見 D797,625。外觀設(shè)計(jì)專利的存在意味著維修配件必須來自授權(quán)的制造商和渠道。多年來，汽車保險(xiǎn)公司和其他公司一直認(rèn)為這不當(dāng)?shù)卦黾恿顺杀尽?br>

D797,625 美國外觀專利圖

最初的上訴裁決是非判例性的，并支持 PTAB IPR 裁決，即專利挑戰(zhàn)者未能證明顯而易見性。法院依據(jù)Rosen & Durling中描述的測試，重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)與所主張的設(shè)計(jì)“基本相同”的主要參考。值得注意的是，這是一種與實(shí)用專利顯而易見性原則中采用的方法截然不同的方法。

最初盡管陪審團(tuán)發(fā)表了一份全面意見，但勞里法官和斯塔克法官也發(fā)表了單獨(dú)的意見。Lourie法官表示，外觀設(shè)計(jì)專利的顯而易見性測試與實(shí)用新型專利的顯而易見性測試不同是完全可以接受的?！耙虼?，裝飾性設(shè)計(jì)的顯而易見性需要與實(shí)用發(fā)明不同的考慮因素?！?nbsp;斯塔克法官基于程序理由（放棄某些論點(diǎn)）不同意多數(shù)人的意見。

巴里·歐文 (Barry Irwin) 與馬克·萊姆利 (Mark Lemley) 教授和馬克·麥肯納 (Mark McKenna) 教授合作提交了全體請?jiān)笗ish & Richardson 的 Joseph Herriges 和 John Dragseth 代表通用汽車。

法院特別邀請美國政府提交法庭之友陳述，并歡迎法庭之友提交更多陳述，并指出這些陳述“可以在未經(jīng)法院同意和許可的情況下提交”。如果您支持 LKQ（使外觀設(shè)計(jì)專利無效變得更容易），法庭之友陳述將于 8 月底到期。如果您支持通用汽車，簡報(bào)將于九月下旬到期。

讓我們回顧下此案此前的判例過程：

聯(lián)邦巡回法院確認(rèn)汽車零部件競爭對手 LKQ 和 GM 之間的設(shè)計(jì)專利 IPR 和 PGR 決定，再次確認(rèn)設(shè)計(jì)專利性；拒絕推翻外觀設(shè)計(jì)專利顯而易見性判例，要求提供與 KSR 不兼容的主要參考資料。

針對汽車零部件的設(shè)計(jì)專利的普通觀察者是零部件的零售和商業(yè)買家，而不是整車的買家；

預(yù)期參考必須顯示所有側(cè)面，以便能夠正確地與要求保護(hù)的設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；

外觀設(shè)計(jì)專利顯而易見性判例要求存在具有“基本相同”外觀設(shè)計(jì)特征的主要參考。

2023 年 1 月 20 日，聯(lián)邦巡回法院同樣確認(rèn)了對雙方復(fù)審 (IPR) 和授權(quán)后復(fù)審 (PGR) 兩項(xiàng)最終書面決定的上訴，維持外觀設(shè)計(jì)專利有效性，克服預(yù)期和顯而易見性挑戰(zhàn)。

根據(jù) 35 USC §171，任何人為制品發(fā)明任何新的、原創(chuàng)的和裝飾性的設(shè)計(jì)都可以獲得專利，并且為設(shè)計(jì)專利識別制品已變得更加重要繼最近的案件判決之后，現(xiàn)在可能會更明確地影響（i）對預(yù)期和顯而易見性的現(xiàn)有技術(shù)分析，（ii）侵權(quán)范圍和現(xiàn)有技術(shù)比較，以及（iii）侵權(quán)者利潤形式的損害賠償。

聯(lián)邦巡回法院的這一最新決定強(qiáng)調(diào)了識別相關(guān)制造物品如何通過影響普通觀察者的識別來影響外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)和有效性的另一個方面?！捌胀ㄓ^察者”測試適用于侵權(quán)、預(yù)期和顯而易見性。Int'l Seaway Trading Corp. 訴 Walgreens Corp.，589 F.3d 1233（聯(lián)邦巡回法院，2009 年）。

汽車零部件的普通觀察者是零部件采購商，而不是汽車采購商

通用汽車的設(shè)計(jì)專利針對車輛前滑桿和車輛前擋泥板的裝飾性外觀。LKQ 根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)，向兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利申請有效性審查。美國專利商標(biāo)局專利審判和上訴委員會 (PTAB) 提起訴訟，進(jìn)行審判并發(fā)布最終書面決定，得出結(jié)論認(rèn)為 LKQ 沒有通過優(yōu)勢證據(jù)證明在有效申請日期之前是預(yù)期的或顯而易見的。

LKQ 辯稱，更換零部件是之前整車銷售的下游結(jié)果，PTAB 過分強(qiáng)調(diào)所謂的微不足道的差異，而這些差異對于正確的普通觀察者來說并不重要。

PTAB 確定，“普通觀察員”將包括購買更換防滑桿和前擋泥板的零售消費(fèi)者，并強(qiáng)調(diào)該設(shè)計(jì)專利要求保護(hù)特定部件或物品，而不是整個車輛。

聯(lián)邦巡回法院同意 PTAB 的調(diào)查結(jié)果，即普通觀察員將包括購買替換零件的零售消費(fèi)者和商業(yè)替換零件購買者，并有大量證據(jù)支持，并指出 LKQ 本身從事銷售個人替換零件的業(yè)務(wù)，專利設(shè)計(jì)旨在特定的汽車零部件，而不是整車的設(shè)計(jì)，并且 LKQ 有時是通用汽車針對汽車零部件的設(shè)計(jì)專利的授權(quán)被許可人。 

外觀設(shè)計(jì)專利預(yù)期——并非沒有可進(jìn)行全面比較的觀點(diǎn)

應(yīng)用普通觀察者的理解，PTAB 在 PGR 中得出結(jié)論，盡管存在一些相似之處，但參考文獻(xiàn)并未顯示所要求保護(hù)的設(shè)計(jì)的某些方面（例如底部或側(cè)面），并且從提供的圖像中可見的內(nèi)容創(chuàng)建了不同的外觀設(shè)計(jì)?？傮w印象。PTAB 指出，LKQ 沒有提供所謂的主要參考圖像，以便能夠與本發(fā)明的相應(yīng)視圖進(jìn)行有說服力的比較；提供的視圖沒有顯示足夠的底視圖以進(jìn)行比較并顯示模糊的側(cè)面。委員會不相信普通觀察者會被欺騙而購買所引用的參考文獻(xiàn)，認(rèn)為它是專利設(shè)計(jì)，因此拒絕了預(yù)期。  

外觀設(shè)計(jì)專利顯而易見性——并非沒有存在的主要參考  

應(yīng)用外觀設(shè)計(jì)專利顯而易見性判例，PTAB 發(fā)現(xiàn) LKQ 未能識別出與所要求保護(hù)的設(shè)計(jì)具有基本相同設(shè)計(jì)特征的主要參考文獻(xiàn)，因此它沒有考慮次要現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)，并且對于 IPR 和 PGR，PTAB 均指出所主張的設(shè)計(jì)與所主張的主要參考文獻(xiàn)之間的一些差異。

聯(lián)邦巡回法院的結(jié)論是，LKQ 保留了最高法院 KSR 判決是否與外觀設(shè)計(jì)專利顯而易見性有關(guān)的問題，但拒絕作為專家組推翻外觀設(shè)計(jì)專利顯而易見性判例。

外觀設(shè)計(jì)專利顯而易見性涉及兩步分析：首先，是否存在與所要求保護(hù)的設(shè)計(jì)具有“基本相同”設(shè)計(jì)特征的主要“羅森”參考文獻(xiàn)，從整體上辨別其視覺印象；其次，設(shè)計(jì)師是否會這樣做普通技術(shù)人員修改主要參考以創(chuàng)建與所要求保護(hù)的設(shè)計(jì)作為整體具有相同總體印象的設(shè)計(jì)。Durling 訴 Spectrum Furniture Co., Inc.，101 F.3d 100（聯(lián)邦巡回法院，1996 年）；關(guān)于羅森，673 F.2d 388 (CCPA 1982)

在 KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 US 298, 419 (2007) 中，法院指出“顯而易見性分析不能受到教學(xué)、建議和動機(jī)等詞的形式主義概念的限制……” 

LKQ 辯稱，鑒于 KSR，PTAB 在確定所謂的主要參考文獻(xiàn)“基本相同”后跳過了第二個 Durling 步驟，因此沒有考慮所有現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)，這是不恰當(dāng)?shù)摹?nbsp; 

聯(lián)邦巡回法院在分析雙方立場和 PTAB 裁決后指出，KSR 并未涉及或討論外觀設(shè)計(jì)專利，并且自作出裁決以來的十五年多時間里，KSR 僅在 50 多起涉及外觀設(shè)計(jì)專利的上訴中的兩起案件中提出過，并且尚未在其決定中得到解決。盡管小組成員在口頭辯論中對 KSR 表達(dá)了對 Rosen 的極大懷疑，但聯(lián)邦巡回法院的意見 per curiam（未簽名）得出的結(jié)論是，如果沒有最高法院的明確指示，它不能推翻 Rosen 或 Durling，但它沒有發(fā)現(xiàn)最高法院的明確指示在KSR。 

在繼續(xù)評估 Rosen 和 Durling 案件中的顯而易見性時，聯(lián)邦巡回法院指出 PTAB 發(fā)現(xiàn)了主要參考文獻(xiàn)與所主張的設(shè)計(jì)之間存在一些差異，這些差異總體上創(chuàng)造了并非基本相同的整體裝飾設(shè)計(jì)，并發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)有大量證據(jù)支持。

繼續(xù)挑戰(zhàn)

LKQ 正在地區(qū)法院積極對通用汽車、現(xiàn)代汽車、起亞汽車提起外觀設(shè)計(jì)專利糾紛訴訟，并在國際貿(mào)易委員會對起亞和現(xiàn)代汽車提起訴訟，零部件和保險(xiǎn)行業(yè)已倡導(dǎo)并多次提出立法，尋求汽車維修零部件設(shè)計(jì)專利侵權(quán)的例外情況例如，第 117 屆國會（2021-2022 年）的 HR3664、《汽車維修運(yùn)輸省錢法案》或《智能法案》建議將標(biāo)準(zhǔn)的 15 年外觀設(shè)計(jì)專利期限（從頒發(fā)之日起計(jì)算）的執(zhí)行期限限制為僅 30 個月自首次公開發(fā)售起（2.5 年）。 

如果 LKQ 決定進(jìn)一步質(zhì)疑這些聯(lián)邦巡回法院的決定，請繼續(xù)關(guān)注在判決后 14 天內(nèi)（即 2023 年 2 月 3 日）或根據(jù)調(diào)卷令向最高法院申請小組重審和/或全席審查的可能性。，在 90 天內(nèi)，即 2023 年 4 月 20 日之前。