今日(美國當(dāng)?shù)貢r間2024年5月21日),該案有了最新進展,即美國聯(lián)邦巡回上訴法院針對該案發(fā)布了全庭審理(全體法官審理;en banc)裁判意見書,裁判意見書的多數(shù)法官意見(由斯托爾(Stoll)法官撰寫)決定推翻長久以來一直適用的Rosen-Durling測試法,同時決定在評估設(shè)計專利的非顯而易見性時采用與實用專利同樣的條件。這一裁決可以說是對設(shè)計專利顯而易見性認定的傳統(tǒng)測試方法的重大改變,因此可能會對設(shè)計專利的授權(quán)確權(quán)以及侵權(quán)糾紛帶來重大影響。 另外,值得注意的是:紐曼(Newman)法官和坎寧安Cunningham法官沒有參加庭審;克萊文格(Clevenger)法官由于是最初審理本案合議庭的成員,所以也未參加本次全庭審理。斯托爾(Stoll)法官撰寫了多數(shù)法官的裁決意見書,首席法官穆爾(Moore)、法官迪克(Dyk)、法官普羅斯特(Prost)、法官雷納(Reyna)、法官塔蘭托(Taranto)、法官陳(Chen)、法官休斯(Hughes)以及法官斯塔克(Stark)加入了斯托爾(Stoll)法官撰寫的多數(shù)法官的裁決意見書。而勞里(Lourie)法官單獨撰寫了贊同判決結(jié)果的裁決意見書。 截圖來自于原裁判意見書 多數(shù)法官的裁決意見如下: 本案提出的主要問題是:聯(lián)邦最高法院的先例,包括KSR國際公司訴Teleflex公司案,550 U.S.
398 (2007),是否應(yīng)該促使我們重新思考長期存在的Rosen-Durling測試法,該測試法用于評估和確定設(shè)計專利的非顯而易見性。我們的回答是肯定的,并推翻Rosen-Durling測試要求,即主參考必須與被質(zhì)疑的設(shè)計權(quán)利要求“基本相同”,并且任何次參考必須與主參考“如此相關(guān)”,以至于一個參考中的特征會啟示將這些特征應(yīng)用于另一個參考中。我們采用了與國會關(guān)于設(shè)計專利的法定方案一致的方法,其規(guī)定,適用于實用專利的可專利性條件同樣適用于設(shè)計專利;同時(這一方法)也與聯(lián)邦最高法院的先例一致,該先例指出,在評估非顯而易見性時,應(yīng)適用一個比Rosen-Durling測試法更靈活的方法。 在該裁判意見書中,聯(lián)邦巡回上訴法院的全庭審理推翻了長期存在并適用的Rosen-Durling測試法,該測試法是用于評估設(shè)計專利非顯而易見性的重要方法。同時,聯(lián)邦巡回上訴法院決定:設(shè)計專利“在可專利性方面適用與實用專利相同的條件”。這在一定程度上,將設(shè)計專利與實用專利的可專利性(包括非顯而易見性)評估置于相同的地位,做同樣的對待,改變了之前單獨適用于設(shè)計專利的規(guī)則與方法(Rosen-Durling測試法)。 但是,值得注意的是,勞里(Lourie)法官在其同意裁決結(jié)果所發(fā)布的單獨裁決意見書中指出,盡管其同意多數(shù)法官的裁決結(jié)果,即撤銷專利審理和申訴委員會的無效決定,并發(fā)回其根據(jù)多數(shù)法官意見對訴爭設(shè)計有效性重新作出無效決定。但是,勞里(Lourie)法官指出,盡管如此,但是沒有必要推翻Rosen和Durling測試法,隨后,勞里法官給出了具體的理由。這一意見是否會為后續(xù)設(shè)計專利非顯而易見性的認定規(guī)則帶來更多不可預(yù)見性的影響?大家將根據(jù)新的判例進行觀察,并為實務(wù)提供參考與指引。 |
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