作者：何國銘律師（專注于商標(biāo)犯罪與商業(yè)秘密犯罪案件控告及辯護(hù)）

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為了防止合同相對方獲取到相關(guān)技術(shù)，A、B雙方在簽訂的合同中約定“不得反向工程”。此舉是否能夠足以防范“反向工程”？答案是否定的，合同具有相對性，在合同中增加這樣的條款，僅能起到限制合同相對方之作用，而不具有約束不特定第三人之效力。

舉個例子來說，B公司從A公司處采購一批機(jī)械設(shè)備，設(shè)備買賣合同中明確約定：作為需方（買方）的B公司，不得仿制或改造由供方A公司提供的任何設(shè)備，并承擔(dān)對所購設(shè)備保密的義務(wù)。具體而言，未經(jīng)A公司的明確許可，B公司不得自行或委托第三方對A公司提供的設(shè)備進(jìn)行仿制、改造或擅自拆解。若B公司違反上述約定，則需按照合同約定的金額支付違約金。隨后，B公司按照合同規(guī)定支付了貨款，并順利獲得A公司提供的設(shè)備。不久，B公司基于所購機(jī)械設(shè)備，申請了一項發(fā)明專利。為此，A公司提起訴訟，主張B公司以披露的方式侵犯A公司的商業(yè)秘密。

若買賣雙方簽訂帶有“不得反向工程”條款的合同，該合同是否具有法律效力，是否能夠約束合同相對方不得反向工程？我國并沒有法律明確規(guī)定合同中約定“不得反向”能夠成為反向工程辯解不能成立的理由，但民事合同遵循意思自治的原則，當(dāng)前有不少個案還是承認(rèn)“禁止反向”的法律效力。故A與B簽訂“禁止反向”的合同，能約束B公司進(jìn)行反向工程，但是否就此能夠主張B侵權(quán)？

首先，基于在B向國家專利局申請該專利之前，A曾將該機(jī)械設(shè)備銷售給中國境內(nèi)及境外的多家企業(yè)，買方均可以通過拆解機(jī)器等反向工程的方式獲得該技術(shù)方案，A不僅要向法院提供證據(jù)證明其與B的買賣合同中是附帶有“不許反向工程”的條款的，還有窮盡其與他人的交易也有該條款。其次，即使A公司在產(chǎn)品銷售中均與購買方簽訂保密條款，該條款僅是禁止買方仿制、刻意抄襲或為仿制該設(shè)備之人提供便利，但并不是對銷售行為和性質(zhì)的解釋。換言之，該條款并未對轉(zhuǎn)銷售行為作出約定，任何購買者均可向B公司購得該設(shè)備，即該設(shè)備有轉(zhuǎn)售，并重新流入市場的可能。從客觀上來說，含有涉案技術(shù)方案產(chǎn)品一旦售出，進(jìn)入市場流通，在物理上即脫離A公司的控制，區(qū)別于可始終處于其控制之下的技術(shù)圖紙、文檔等內(nèi)部性載體。最后，即便在涉案技術(shù)被申請專利之前，A公司在含有涉案技術(shù)方案產(chǎn)品的銷售中均與購買方簽訂保密條款，該條款不能對抗不特定第三人基于所有權(quán)對相關(guān)產(chǎn)品行使處分的行為，亦不能對抗不特定第三人通過反向工程獲知機(jī)器所承載的技術(shù)方案，故涉案專利的技術(shù)方案在專利申請日之前已經(jīng)被公開，屬于現(xiàn)有技術(shù)，不得主張為商業(yè)秘密。

市場流通產(chǎn)品屬于技術(shù)秘密的外部載體時，即使買賣雙方在購貨合同中約定“禁止反向”的條款，但倘若權(quán)利人所主張的技術(shù)通過反向工程即能獲取的，從側(cè)面上是否也能說明權(quán)利人未采取合理的保密措施，由此主張涉案技術(shù)構(gòu)成商業(yè)秘密難以成立？這個問題值得研究。

權(quán)利人為防止信息泄漏所采取與其商業(yè)價值等具體情況相適應(yīng)的合理保護(hù)措施，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為反不正當(dāng)競爭法規(guī)定的保密措施。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)所涉信息載體的特性、權(quán)利人保密的意愿、保密措施的可識別程度、他人通過正當(dāng)方式獲得的難易程度等因素，認(rèn)定權(quán)利人是否采取保密措施。權(quán)利人采取合理的保密措施，是涉案信息構(gòu)成反不正當(dāng)競爭法第十條規(guī)定的商業(yè)秘密，獲得反不正當(dāng)競爭法保護(hù)的法定要件之一。如果權(quán)利人未能對技術(shù)信息和經(jīng)營信息采取合理的保密措施，則該信息不構(gòu)成商業(yè)秘密，不能獲得反不正當(dāng)競爭法的保護(hù)。

以濟(jì)南思*測試技術(shù)有限公司訴濟(jì)南蘭*機(jī)電技術(shù)有限公司侵害技術(shù)秘密一案為例。法院認(rèn)為，該禁止約定僅具有約束客戶公司的效力，不具有約束不特定第三人的效力，且《設(shè)備購銷合同》并未限制客戶公司對所購買的產(chǎn)品進(jìn)行處分、轉(zhuǎn)讓，不特定第三人可通過市場流通取得該產(chǎn)品，不受濟(jì)南思*測試技術(shù)有限公司與客戶公司簽訂的《設(shè)備購銷合同》的約束。《中華人民共和國物權(quán)法》(以下簡稱物權(quán)法)第四條規(guī)定：“國家、集體、私人的物權(quán)和其他權(quán)利人的物權(quán)受法律保護(hù)，任何單位和個人不得侵犯。”該法第五條規(guī)定：“物權(quán)的種類和內(nèi)容由法律規(guī)定。”該法第三十九條規(guī)定：“所有權(quán)人對自己的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、使用、收益和處分的權(quán)利。”根據(jù)物權(quán)法的上述規(guī)定可知，通過市場流通取得測試儀的不特定第三人，對該產(chǎn)品享有的所有權(quán)的內(nèi)容應(yīng)由法律規(guī)定，包括占有、使用、收益和處分四項權(quán)能，而不受濟(jì)南思*測試技術(shù)有限公司單方面聲明的約束。物權(quán)權(quán)利人基于所有權(quán)得對所有物行使占有、使用、收益和處分行為，因而對所有物上承載的知識產(chǎn)權(quán)構(gòu)成一定限制，這可體現(xiàn)在反向工程對商業(yè)秘密的限制。

反向工程，是指通過技術(shù)手段對從公開渠道取得的產(chǎn)品進(jìn)行拆卸、測繪、分析等而獲得該產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)信息。鑒于涉案技術(shù)秘密載體為市場流通產(chǎn)品，屬于外部性載體，故濟(jì)南思*測試技術(shù)有限公司為實現(xiàn)保密目的所采取的保密措施，應(yīng)能對抗不特定第三人通過反向工程獲取其技術(shù)秘密。此種對抗至少可依靠兩種方式實現(xiàn)：一是根據(jù)技術(shù)秘密本身的性質(zhì)，他人即使拆解了載有技術(shù)秘密的產(chǎn)品，亦無法通過分析獲知該技術(shù)秘密；二是采取物理上的保密措施，以對抗他人的反向工程，如采取一體化結(jié)構(gòu)等。

由此，法院認(rèn)為，根據(jù)濟(jì)南思*測試技術(shù)有限公司主張保護(hù)的涉案技術(shù)秘密及其載體的性質(zhì)，綜合審查本案現(xiàn)有證據(jù)，認(rèn)定濟(jì)南思*測試技術(shù)有限公司未采取符合反不正當(dāng)競爭法規(guī)定的“相應(yīng)保密措施”，濟(jì)南思*測試技術(shù)有限公司主張保護(hù)的涉案技術(shù)秘密因缺乏相應(yīng)保密措施而不能成立。