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當自己的商標被他人搶注時，常規(guī)對策包括：（1）積極進攻式：即針對對方的商標向國家知識產權局提起異議、無效、撤三程序及向法院提起后續(xù)的商標行政訴訟來清除障礙；（2）消極繞道式：忍痛改商標、改設計方案等。此外，非常規(guī)式的解決方案還包括：把被搶注的注冊商標買回來、把搶注人的公司買了等簡單粗暴做法?！百I買買”的選項貌似可火速解決表面問題，深受土豪們的喜愛。 然而，在購買商標時，常規(guī)的盡職調查往往只審查商標注冊形式上的有效性、以及是否存在質押、凍結、許可，一旦購買的商標實質上存在權利缺陷、尤其是存在違反商標法絕對禁止注冊理由的情形時，商標轉讓完后依然潛藏無效、撤銷風險，隨時可能“暴雷”。 關于買標之后隨時可能面臨的商標無效風險，筆者基于案例研究總結為以下兩種觀點。一種認為善意受讓可洗白，如將這類商標予以無效，對于善意受讓人將產生不利影響，因此應當對其注冊予以維持。另一種認為轉讓行為不論善意與否均不洗白。在第二種意見下，如果當真正的權利人將自己被搶注的商標購回，物歸原主了，那購回的商標是否依然存在被無效的風險呢？本文結合案例討論以上兩種觀點，并就權利人能否繼續(xù)“買買買”、以及如何降低受讓商標的“暴雷”的風險提供相應的建議。 一、 搶注商標轉讓后是否影響惡意囤積的判斷 案例1：善意受讓人可洗白 “Laduree”商標案（2018年） 對于已買或想買商標的主體而言，當然不希望從他人處購買的注冊商標證變成一紙空文。在下述的“Laduree”商標判決中，二審法院認為，雖然訴爭商標的原申請人不排除具有商標囤積行為，但是本案訴爭商標已經轉讓，無證據表明受讓人與原申請人之間存在惡意串通的情形，如宣無效，對于合法受讓人將產生不利影響。訴爭商標予以維持【1】。 丨 案情概述： “Laduree”商標（以下簡稱訴爭商標）的原注冊人徽商公司注冊了106件商標，除訴爭商標“Laduree”之外，還包括“GIVENCHY”、“菲拉格慕 SALUATORE FERRAGAMA”等商標，具有商標囤積行為。 原注冊人徽商公司將訴爭商標“Laduree”轉讓給深圳市奧商科技有限公司（以下簡稱奧商公司）。拉多芮國際股份有限公司（LADURéE）以訴爭商標違反商標法第四十四條第一款、并與其7個 “LADURéE”引證商標構成類似商品上的相同商標為由向商標評審委員會申請訴爭商標無效，商評委裁定訴爭商標予以維持。拉多芮國際股份有限公司（LADURéE）提起兩審訴訟。 二審判決認為：“雖然訴爭商標的原申請人申請注冊了106件商標，不排除其具有商標囤積行為，但是本案訴爭商標已經轉讓給奧商公司，且拉多芮公司未能證明徽商公司與奧商公司之間存在惡意串通的情形，在訴爭商標不違反《商標法》其他規(guī)定的情況下，如果宣告訴爭商標無效，對于合法受讓訴爭商標的奧商公司將產生不利影響?！惫逝辛钤V爭商標的注冊應當予以維持。 丨 案件評述： 在訴爭商標轉讓后又被人提起無效宣告程序的案件中，上述“Laduree”商標的判決作為在先案例引用的頻次較高。但筆者認為，善意作為人的主觀活動狀況難于度測。即便對善意轉讓規(guī)定可量度性和可操作性的衡量標準，在惡意搶注泛濫、商標販子的法律素養(yǎng)與日俱增的大背景下，準許“善意轉讓洗白”勢必將變相鼓勵商標販子們加快販賣商標、或通過向無表面關聯(lián)關系的“親朋好友”轉讓商標的方式，“洗白”其名下明顯搶注的商標，以躲避商標法的規(guī)制。 2019年，從北京高院、國家市場監(jiān)督管理總局陸續(xù)發(fā)布的若干文件來看，已經完全杜絕了“轉讓洗白”的路徑。其中，根據北京高級人民法院于2019年4月24日發(fā)布的《商標授權確權行政案件審理指南》第7.4條題為“商標受讓不影響相關條款的認定”規(guī)定：“訴爭商標的申請注冊違反商標法相關規(guī)定的，訴爭商標的申請人或者注冊人僅以其受讓該商標不存在過錯為由主張訴爭商標應予核準注冊或者維持有效的，不予支持?！眹沂袌霰O(jiān)督管理總局于2019年12月1日發(fā)布的《規(guī)范商標申請注冊行為若干規(guī)定》（國家市場監(jiān)督管理總局令第17號）第9條的相關規(guī)定：“商標轉讓情況不影響商標注冊部門對違反本規(guī)定第三條情形的認定?！?/p> 以上兩文件可以看出，商標注冊時如存在權利缺陷、系采用違反法律相關規(guī)定取得的注冊，不論侵犯是某個體的相對權利、還是損害的公共利益，商標轉讓行為不問善意與否，均不能改變商標授權時取得注冊的非正當性。即采納了嚴格的轉讓不洗白觀點。 案例2：轉讓不洗白但又要防止誤傷 “途昂神”商標案（2020年） 在上述兩文件發(fā)布之后，法院及國知局統(tǒng)一了“轉讓不洗白”的觀點，此后采用該觀點的案例比比皆是。題述“途昂神Tuangshen”商標案也不例外。值得一提的，除采用了“轉讓不洗白”觀點之外，在判決中還花費筆墨平衡天平兩端，即一方面要有效規(guī)制以囤積商標進而轉讓牟利的行為，另一方面也認為在審查是否構成商標法第四十四條的情形時指出應當采取審慎原則，防止誤傷和對商標基本注冊制度的破壞。 丨 案情概述： 訴爭商標原注冊人中通世奧設計中心注冊了200多件商標，分布在第14類、第21類、第32類、第35類等商品或服務類別上，已明顯超出正常合理的使用范圍。除訴爭商標外，先后在多個類別上申請注冊了“北度”“一座一忘”“栢倫”等具有明顯抄襲、摹仿他人知名商標、企業(yè)名稱的商標，以及注冊有“南中軸路”“三娘灣”等知名地點或景點名稱的商標。 北京兆星商貿有限公司從原注冊人處受讓訴爭商標后，某公司針對訴爭商標以構成商標法第四十四條第一款所指的以其他不正當授權取得注冊的情形為由提起商標無效，被國知局予以無效宣告。受讓人北京兆星公司不服又提起了后續(xù)的兩審行政訴訟。 在兩審期間，受讓方北京兆星公司主張善意受讓，與原注冊人之間沒有任何關聯(lián)，受讓商標是出于生產經營需要，且對訴爭商標進行了宣傳和使用，如受讓的商標被無效將對其產生損失等為由，主張不應予以無效。此外，受讓方也援引了上述的“Laduree”商標案判決。 二審法院在該案中認定，訴爭商標的申請注冊本身存在擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源情形，該情形不能因其被轉讓后經過使用而發(fā)生改變，否則大量囤積商標損害公共利益而謀取利益的行為將存在滋生空間和動機，合法商標注冊人的利益受到損害、商標注冊的公共秩序受到破壞。 丨 案件評述： 此案判決除采用了“轉讓不洗白”觀點之外，對于認定是否構成商標法第四十四條的情形時指出“應當采取審慎原則，應當考慮中國采取商標注冊制度，對商標本身的保護更多的考量商品或者服務來源的穩(wěn)定性和對應性，而非相關主體對特定標志的壟斷，故允許在不相類似的商品或服務上出現(xiàn)相同或近似的標志，這也是中國商標基本制度所決定的。故此，在對法律所規(guī)定的特定情形予以認定時，不能以動搖商標基本注冊制度為代價，否則所產生的社會收益將遠大于所付出的社會成本，更應當予以嚴格認定?！币陨戏治?，對于可能被商標法第四十四條或者其他誠信原則相關法條所誤傷的善意申請人，可參考借鑒。 案件3：搶注商標后轉讓給原權利人是否影響無效判斷 “Maviret”商標案（2022年） 對于出于投資乃至投機等目的購買搶注商標的主體而言，轉讓不洗白之買了白買的結局可謂公平正義、理所應當。但對于原權利人購回被搶注商標的情形，轉讓是否也影響惡意囤積的判斷，從而影響被搶注商標會被無效的命運呢？根據北京知產法院微信公號近期發(fā)布的Maviret商標一案來看，法院認定即使惡意囤積商標的申請人將商標轉讓給原權利人，也不影響原申請人惡意囤積的判斷。 丨 案情概述： 某貿易商行申請注冊了第25515429號“Maviret” 商標，此外其名下還注冊了50多件商標，其中包括多件與他人在先商號及商標相同近似的商標?！癕aviret” 原權利人針對上述 “Maviret” 商標提起無效宣告程序，主張訴爭商標與原權利人在先的“Maviret” 商標相同，結合該申請人名下50多件囤積的商標，主張足以證明其申請注冊行為已超出正常的生產經營需要，應予無效【2】。 2019年12月10日，原權利人和某貿易商行共同提交了對訴爭商標的商標轉讓申請書。同日，國知局認定訴爭商標的注冊構成商標法第四十四條第一款的情形，予以無效宣告，2020年3月13日，訴爭商標轉讓公告。 在訴爭商標被國知局宣告無效后，原申請人某貿易商行作為原告向法院提起行政訴訟。法院判決認為，某貿易商行作為原申請人，在多類商品上注冊50多件商標，同時訴爭商標與原權利人具有較強獨創(chuàng)性的在先“Maviret”相同，其行為難謂正當。雖然訴爭商標已經轉讓至原權利人名下，但不能改變訴爭商標注冊的惡意性。據此，認定訴爭商標的注冊構成商標法第四十四條第一款所指的“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的情形，故駁回了某貿易商行的起訴，維持了國知局的無效宣告結論。 丨 案件評述： 面對被搶注的商標，該案的原權利人先采用積極進攻策略對其提起無效程序，后又在無效程序中受讓被搶注商標，因轉讓時機問題，導致其無法撤回無效請求，只能硬著頭皮走完自己啟動的無效程序及后續(xù)的行政訴訟，并硬生生吞下自己買回的搶注商標被自己無效掉的苦果。 從該案可見，只要買賣的商標存在惡意囤積、惡意搶注等“原罪”，不論受讓人是誰，都要承受受讓的商標可能會被隨時無效掉的“爆雷”風險。由于商標販子們囤積商標、轉讓牟利的行為，沖擊了商標注冊秩序、消耗寶貴的行政資源和司法資源，造成嚴重的社會資源浪費，該判決可以說是即堵了賣方，也堵了買方。但是，如果原權利人通過積極的進攻方式不能解決被搶注商標，那買回被搶注商標的操作是否依然可行呢？ 二、購買“原罪商標”的可行性及風險控制的建議 以上案例及司法政策，有利于加大打擊惡意注冊商標的力度，但同時也的確會對善意受讓商標的主體帶來相應的法律風險，對受讓的商標權利穩(wěn)定性的難以預期。關于以后“買買買”方案是否依然可行，有何方案可降低法律風險，筆者提供如下建議： 1、買之前做什么？ 買商標之間，盡量做好盡職調查，從商標法角度做好商標權利實質合法性的風險評估。 由于商標販子往往囤積大量商標，商標注冊記錄、轉讓記錄均可從公開渠道獲得，故從商標販子處購買原罪商標、辦理完轉讓手續(xù)后，依然潛藏無效風險、隨時可能“暴雷”。尤其是對于原商標注冊人在商標注冊時違反公共利益的（例如違反商標法10條、11條、12條、44條等），商標法規(guī)定任何人有權提起無效程序，且不受時間限制。因此，受讓該類商標后隱患隨時都在，需充分評估風險后再決定是否購買。 2、如鐵了心購買原罪商標，或已購買了存在原罪商標，如何控制風險？ 雖然商標法不斷在升級換代、打擊惡意商標注冊力度不斷攀升，但實踐中總會出現(xiàn)商標被他人搶注但常規(guī)法律途徑無能為力的情形。此外，考慮到時間成本、維權成本等因素，只要價錢可以接受，“買買買”的方案依然具有不可替代的優(yōu)勢。對于購買原則商標后如何降低“暴雷”風險，筆者建議具體分析商標缺陷的種類，區(qū)別對待。 （1）對于損害相對利益、違反相對理由的： 對于該類商標，提起異議或無效存在注冊5年內時間限制、以及對申請人的主體資格存在利害關系的要求，故如系購回搶注自己商標的，風險較小，挺過注冊5年時間就進入安全地帶。 （2）對于損害公共利益、違反絕對理由的： 對于該類商標，無效不受注冊滿5年限制、無效申請人無主體資格限制，任何人可提起。此類商標的風險較大，建議采取相應措施降低法律風險。以原注冊人存在違反商標法44條的情形為例，保險起見，可在商標轉讓完成后，再重新提交一個及多個相同近似的商標申請，受讓商標作為盾牌幫助阻擋他人相同類似商標的注冊，提高受讓人在后申請獲得相同類似商標注冊的成功把握。一旦受讓商標被無效了，在后注冊的系列商標可以接替受讓商標延續(xù)權利。 3、 如買了商標被認定無效了，該怎么辦？ 如果花錢買來的商標被無效了，涉及商標轉讓合同的違約問題。如合同寫的好、對受讓人有足夠的保護，受讓人可通過提起合同違約之訴或仲裁的方式來索回商標轉讓費。 【1】 案號：（2018）京行終6281號 【2】《以案釋法 搶注商標后轉讓給原權利人是否影響惡意囤積的判斷？》張遷，知產北京微信公號，2022年2月17日 張海若 元合律師事務所 合伙人 主要執(zhí)業(yè)領域：知識產權訴訟及商業(yè)策略、爭議解決。 |
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