原標(biāo)題：《專利審查指南》修改解讀（下）

　　關(guān)于涉及化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定

　　此次修改，澄清了我國《專利審查指南》（下稱《指南》）第二部分第十章有關(guān)“不予考慮”申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)的誤解，同時明確了對補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)審查的一般原則。

　　（一）修改背景

　　2006版《專利審查指南》修改時，在第二部分第十章3.4節(jié)“關(guān)于實施例”部分加入了“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準(zhǔn)，申請日之后補(bǔ)交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”。其中“不予考慮”的措辭有時會被誤解為審查員可以直接忽略或不予審查后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，這與上述規(guī)定的本意不符，也不符合審查的實際情況。

　　因此，有必要通過修改《指南》進(jìn)一步澄清認(rèn)識，并且明確對于后補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)的審查原則。

　　（二）修改方案及其說明

　　1.刪除“申請日之后補(bǔ)交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”，增加“對于申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。

　　在審查過程中，在面對審查員質(zhì)疑創(chuàng)造性或公開不充分等審查意見時，申請人經(jīng)常會提供補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)來證明申請確實具有說明書聲稱的技術(shù)效果，或者證明申請相比現(xiàn)有技術(shù)具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，具備突出的實質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。

　　申請人補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)也是在履行自身的舉證責(zé)任，有助于審查員正確認(rèn)定申請事實，作出客觀公正的審查決定。審查中應(yīng)當(dāng)保障申請人舉證的正當(dāng)權(quán)利，并不因?qū)嶒灁?shù)據(jù)是在申請日后提交的，就否定其證據(jù)資格。因此，此次《指南》修改，明確了“對于申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。

　　2.加入“補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。

　　此次《指南》修改明確了補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)的審查原則。

　　對于何為能夠從專利申請公開的內(nèi)容中“得到”，需注意考慮以下幾個方面：

　　首先，從審查的角度來說，要求“補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”，是先申請制的本質(zhì)要求。在后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，不是原始申請記載的內(nèi)容，其必須與原始申請記載的內(nèi)容之間存在內(nèi)在聯(lián)系，聯(lián)系的橋梁就是技術(shù)效果。申請人補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)的目的通常就是證明發(fā)明具有說明書所述的技術(shù)效果或者相對現(xiàn)有技術(shù)更優(yōu)異的效果。

　　其次，是否能夠“得到”的判斷應(yīng)以原始申請文件公開的事實為依據(jù)進(jìn)行。補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)所證明的事實，不能超出原始申請文件公開的范圍。補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)只能是對原始申請文件公開事實，即技術(shù)效果的驗證和補(bǔ)充證明，而不能證明一個新的事實。

　　最后，是否能夠“得到”的判斷應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行，其結(jié)論并不取決于原始申請文件對該技術(shù)效果是否有文字記載或記載形式本身。審查員應(yīng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，綜合考慮現(xiàn)有技術(shù)情況、申請文件記載的內(nèi)容等，認(rèn)定申請文件公開的事實，判斷技術(shù)效果是否公開。而申請事實一旦認(rèn)定，將成為后續(xù)“三性”評判以及權(quán)利范圍審查的事實基礎(chǔ)。

　　需要說明的是，雖然能夠“得到”的判斷不取決于對于技術(shù)效果的文字記載或記載形式本身，但是，申請人在原始申請文件中完整描述技術(shù)方案，清楚地說明和/或證明技術(shù)效果，包括記載實驗方法、實驗樣品或?qū)嶒灲Y(jié)果等，對審查員認(rèn)定所述技術(shù)效果是否公開是非常有意義的。因為在原始申請文件中記載的這些內(nèi)容，是審查員判斷技術(shù)效果是否公開的重要依據(jù)之一，特別是在本領(lǐng)域技術(shù)人員無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)預(yù)測所稱技術(shù)效果或用途的情況下。

　　其他國家的規(guī)定和做法也是類似的。美國要求補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)在原始申請文件中有“依據(jù)”。在歐洲，補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)所要證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)隱含在原申請中或至少與原始申請中公開的效果有關(guān)。對于醫(yī)藥用途發(fā)明T609/02決定更具體指出，雖然授予專利并不需要化合物能夠治病的絕對證據(jù)，如臨床實驗或至少動物實驗的證據(jù)，但是，僅僅指出化合物X可以用于治療疾病Y也并不意味著用途充分公開了，至少，專利申請中應(yīng)當(dāng)說明化合物可以治療疾病的適宜性，包括提供一些信息如實驗數(shù)據(jù)等，以證明化合物對疾病的發(fā)生發(fā)展（機(jī)理）具有直接作用或影響，這種作用或影響可以是通過現(xiàn)有技術(shù)已知的，也可以是通過本申請內(nèi)容證明的。

　　3.《指南》章節(jié)優(yōu)化

　　《指南》修改同時對行文邏輯進(jìn)行了精細(xì)梳理，將原屬于第3.4節(jié)的有關(guān)補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)的內(nèi)容移至新設(shè)的第3.5節(jié)。

　　（三）有關(guān)問題

　　申請人提交實驗數(shù)據(jù)通常是為了證明某種技術(shù)效果，這種技術(shù)效果的認(rèn)定可能與多個法律條款的適用有關(guān)，例如，申請人可以以此證明說明書的充分公開，或用于證明權(quán)利要求的技術(shù)方案取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果等。但是，審查所秉持的原則是一貫的，不論審查員在審查過程中具體適用哪個條款，補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)所證明的事實，必須是原始申請文件公開的，或者說是所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的事實，這是先申請制的內(nèi)在要求。

　　此次修改的具體位置雖然是在《指南》第二部分第十章有關(guān)化學(xué)發(fā)明的充分公開部分，但是，可以看到這里闡明的是補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)作為證據(jù)與原始申請文件公開的事實之間的關(guān)系問題，是基于先申請制本質(zhì)要求的問題。因此，一般原則上也適用于其他技術(shù)領(lǐng)域的類似問題。當(dāng)然，不同領(lǐng)域有不同的特點(diǎn)，需要根據(jù)個案情況具體問題具體分析。

　　涉及無效宣告請求的審查

　　本次修改主要適度放開無效程序中專利文件的修改方式，并相應(yīng)調(diào)整了無效請求人增加無效宣告理由和補(bǔ)充證據(jù)的規(guī)定。

　?。ㄒ唬┬薷谋尘?/strong>

　　考慮到授權(quán)文本權(quán)利要求書的公示作用和公眾信賴，無效程序中專利權(quán)人的修改方式歷來是需要規(guī)范的基本問題之一。

　　2001版《指南》中明確了專利文件的具體修改方式：修改權(quán)利要求書的具體方式一般是指權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。這一規(guī)定規(guī)范了雙方當(dāng)事人之間，以及公眾與專利權(quán)人之間的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，有利于規(guī)范審查程序。

　　權(quán)利要求修改方式非常嚴(yán)格，而修改方式的限制可能會導(dǎo)致專利權(quán)人無法做出相應(yīng)合理的修改而面臨專利權(quán)被宣告無效的風(fēng)險。實踐中，專利權(quán)人呼吁應(yīng)當(dāng)放寬專利文件修改的方式，特別是我國很多申請人撰寫專利申請文件的能力相對不高，這方面的問題更加突出，不利于保護(hù)真正的發(fā)明創(chuàng)造，會大大挫傷國內(nèi)申請人創(chuàng)新的積極性。

　　（二）修改方案及其說明

　　本次修改主要包括兩方面內(nèi)容：

　　1.適度放開專利文件的修改方式

　　對《指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)第1段進(jìn)行修改，在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯誤的修正，并進(jìn)一步進(jìn)行了定義：權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。

　　此次修改通過將“權(quán)利要求的合并”擴(kuò)大至權(quán)利要求特征的補(bǔ)入，并增加了“明顯錯誤的修正”作為第四種修改方式，客觀上是對原來嚴(yán)格的修改方式的放寬。

　　在《指南》第4.2節(jié)和第4.6.3節(jié)中將“合并方式修改的權(quán)利要求”修改為“刪除以外方式修改的權(quán)利要求”，是一種適應(yīng)性修改。

　　2.調(diào)整請求人增加無效宣告理由和補(bǔ)充證據(jù)的規(guī)定

　　當(dāng)專利權(quán)人的修改方式放寬后，對無效請求人的一些規(guī)定也要作出相應(yīng)調(diào)整：

　　《指南》第4.2節(jié)第（2）項中明確，無效請求人在提出無效請求之日起一個月后，針對專利權(quán)人的修改內(nèi)容增加無效理由時，一般是會被國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會考慮的。這具有一定的合理性，因為專利權(quán)人進(jìn)行了修改，無效請求人相應(yīng)地可以增加無效理由。但是，此次修改強(qiáng)調(diào)了“針對修改內(nèi)容”，也就是說不允許請求人增加一些與此次專利權(quán)人的修改無關(guān)的理由。

　　在此次修改中，雖然允許請求人相應(yīng)地增加無效理由，但是不能補(bǔ)充證據(jù)，具體體現(xiàn)在直接刪除了《指南》第4.3.1節(jié)中的“以合并方式修改的權(quán)利要求”，而沒有修改成“刪除以外方式修改的權(quán)利要求”。修改理由是，考慮到請求人在提出無效請求時已經(jīng)對權(quán)利要求書中的全部技術(shù)特征進(jìn)行了充分考慮，而此次修改雖然放寬了專利權(quán)人的修改方式，但仍只是權(quán)利要求書技術(shù)特征的組合，并不允許出現(xiàn)權(quán)利要求之外的技術(shù)特征，因此原有的證據(jù)一般已經(jīng)足夠。如果允許申請人再次補(bǔ)充證據(jù)，將會導(dǎo)致無效程序的不合理延長。當(dāng)然，無效請求人可以調(diào)整證據(jù)組合方式，可以補(bǔ)充公知常識性證據(jù)。

　　（三）修改的影響

　　《指南》修改草案征求意見過程中，對于是否應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人將說明書特征補(bǔ)入權(quán)利要求書存在兩方面的意見。有代表認(rèn)為，應(yīng)進(jìn)一步放開修改方式，允許根據(jù)說明書和附圖修改權(quán)利要求書，其理由主要是美國的司法判例和歐洲異議程序均允許如此，并且這樣修改并不超出原授權(quán)文本的范圍而不會損害權(quán)利要求的公示性。但另外有一些代表提出了反對意見，認(rèn)為通過引入說明書中的內(nèi)容可能導(dǎo)致該專利權(quán)無法被宣告無效，使得權(quán)利人始終處于不敗之地，權(quán)利人通過修改所形成的技術(shù)特征組合方案可能是無效申請人或他人在此之前未考慮到的，允許此類修改會造成審查程序的浪費(fèi)。

　　綜合考慮有關(guān)意見，《指南》進(jìn)行了如上所述的修改。對此，各方反響非常積極，認(rèn)為修改響應(yīng)了業(yè)界需求，有利于提升專利質(zhì)量，促進(jìn)專利的使用和運(yùn)營。

　　專利申請文檔的查閱復(fù)制

　　（一）修改背景

　　國家知識產(chǎn)權(quán)局一直致力于審查信息的公開透明，依法及時公開專利審查過程信息，目前已在國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)上設(shè)置了“國家知識產(chǎn)權(quán)局綜合服務(wù)平臺”，通過此平臺可以滿足申請人、專利權(quán)人、代理機(jī)構(gòu)、社會公眾對專利申請審查信息的查詢需求。

　　與我國《指南》第五部分第四章第5.1節(jié)和5.2節(jié)規(guī)定的內(nèi)容類似，美歐、日、韓也在法律層面從“應(yīng)予公開”和“應(yīng)予保密”對專利文件的查閱復(fù)制作了規(guī)定，比如日本專利法第186條規(guī)定，任何人都可向特許廳長官請求出具與專利相關(guān)的證明、文件的副本或者摘抄本，查閱或者摘抄文件。但是，關(guān)于下述5類文件，特許廳長官認(rèn)為有必要保密時不在此限：例如，未公開或公告的專利申請文件或者與專利申請審查有關(guān)的文件、商業(yè)秘密、有損個人名譽(yù)的文件等。韓國專利法第216條規(guī)定，任何人可以請求韓國特許廳廳長或者知識產(chǎn)權(quán)審判院院長提供專利或者審判的證書，文件的核準(zhǔn)副本或者摘錄，或者請求查閱或者復(fù)制專利登記薄或者其它文件，但如果涉及沒有被公布或者沒有對公眾開放的專利申請，或者涉及違反公共秩序或者道德的內(nèi)容，韓國特許廳廳長或者知識產(chǎn)權(quán)審判院院長不能同意查閱。

　　但是，相比其他國家，我國可以查閱復(fù)制的專利文件范圍相對有限，調(diào)研中也聽到公眾要求放開對檢索報告、優(yōu)先權(quán)文件的查閱復(fù)制限制的強(qiáng)烈呼吁。

　　（二）修改方案及其說明

　　1.對于已經(jīng)公布但尚未公告授予專利權(quán)的發(fā)明專利申請案卷，擴(kuò)大查閱復(fù)制范圍

　?。?）可以查閱和復(fù)制的時間范圍擴(kuò)大到實質(zhì)審查程序

　　刪除了《指南》第五部分第四章第5.2節(jié)第（2）項中“直到公布日為止”的規(guī)定，從而查閱復(fù)制不再限于公布日之前，也就是說本項中實質(zhì)審查程序中的文件也可以囊括。

　　（2）可以查閱和復(fù)制在實質(zhì)審查程序中向申請人發(fā)出的通知書、檢索報告和決定書

　　在《指南》修改前，在實審階段尚未結(jié)束以及最終駁回或撤回的情況下，公眾均無法獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局發(fā)出的實質(zhì)審查程序的審查意見通知書、決定書和檢索報告。而此次修改則進(jìn)一步放開了相關(guān)規(guī)定，以增加審查過程的公開透明，接受公眾監(jiān)督。

　　2.對于已經(jīng)公告授予專利權(quán)的專利申請案卷，擴(kuò)大查閱復(fù)制范圍

　　此次修改加入了3處可以查閱復(fù)制的內(nèi)容：一是優(yōu)先權(quán)文件，二是檢索報告，三是申請人或者有關(guān)當(dāng)事人對通知書的答復(fù)意見正文之外（包括修改說明和修改文件）的內(nèi)容。

　　需要說明的是，在《指南》修改征求意見期間，有反饋意見認(rèn)為，現(xiàn)實中存在需要查閱優(yōu)先權(quán)的合理需求不能滿足的情況，如無效請求人需要核實授權(quán)專利的優(yōu)先權(quán)是否成立來確定無效宣告的理由和證據(jù)，但是卻無法自行查閱獲得優(yōu)先權(quán)文件。進(jìn)一步研究其他國家優(yōu)先權(quán)文件允許查閱復(fù)制的情況發(fā)現(xiàn)：通過歐洲專利局（EPO）網(wǎng)站上可查到歐洲和歐洲國家優(yōu)先權(quán)文件；如果申請是通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的，可通過世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）網(wǎng)站查到該案優(yōu)先權(quán)文件，包括美國臨時申請文件。此外，如果向?qū)＠痔岢霾殚喩暾埐⒏顿M(fèi)可能會查到一些網(wǎng)站上查不到的審查文件包括優(yōu)先權(quán)文件，如日本公眾可以因訴訟、政府機(jī)關(guān)要求等事由向日本特許廳長官申請出具一些證明文件。經(jīng)綜合考慮，國家知識產(chǎn)權(quán)局最終正式發(fā)布的《指南》修改決定在可查閱復(fù)制的范圍中增加了優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容。

　　檢索報告是國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局作出有關(guān)審查結(jié)論的基礎(chǔ)資料之一，此次修改《指南》也進(jìn)行了公開，以便于審查過程和結(jié)論接受監(jiān)督。

　　3.刪除原第（5）項限制條款

　　修改前《指南》第5.2節(jié)第（5）項規(guī)定“除上述內(nèi)容之外，其他文件不得查閱或者復(fù)制”。這種表述方式過于絕對。此外，第5.1節(jié)已經(jīng)規(guī)定了查閱和復(fù)制的原則，因此該表述已無必要，故進(jìn)行了刪除。

　　因協(xié)助執(zhí)行財產(chǎn)保全而中止的期限

　　（一）修改背景

　　根據(jù)我國專利法實施細(xì)則第87條的規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局作為有義務(wù)協(xié)助調(diào)查、執(zhí)行的單位，在接到人民法院作出的民事裁定書和協(xié)助執(zhí)行通知書后，應(yīng)當(dāng)中止被保全的專利申請權(quán)或者專利權(quán)的有關(guān)程序。

　　根據(jù)2013年實施的修改后的《民事訴訟法》第一百一十四條的規(guī)定，有義務(wù)協(xié)助調(diào)查、執(zhí)行的單位接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助查詢、扣押、凍結(jié)、劃撥、變價財產(chǎn)的，人民法院除責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)外，并可以予以罰款。根據(jù)第二百四十二條的規(guī)定，人民法院有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價被執(zhí)行人的財產(chǎn)。2015年《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第487條對財產(chǎn)保全的期限也進(jìn)行了規(guī)定：人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過1年，查封、扣押動產(chǎn)的期限不得超過兩年，查封不動產(chǎn)、凍結(jié)其他財產(chǎn)權(quán)的期限不得超過3年。

　　基于以上新修訂法律和發(fā)布的司法解釋，本次《指南》修改進(jìn)行了適應(yīng)性修改。

　　（二）修改方案及其說明

　　基于上述理由，本次修改主要梳理了修改前的《指南》中因協(xié)助執(zhí)行財產(chǎn)保全而中止的期限的有關(guān)規(guī)定，對第五部分第七章中7.4.2節(jié)、7.4.3節(jié)和7.5.2節(jié)的內(nèi)容進(jìn)行了統(tǒng)一調(diào)整。

　　其中，刪除第7.4.2節(jié)中“中止期限一般為六個月。自收到民事裁定書之日起滿六個月的，該中止程序結(jié)束”“中止程序續(xù)展六個月”以及“對于同一法院對同一案件在執(zhí)行程序中作出的保全裁定，專利局中止的期限不超過十二月，在審判程序中作出的保全裁定，專利局中止的期限可以適當(dāng)延長”的規(guī)定，明確“專利局應(yīng)當(dāng)按照民事裁定書及協(xié)助執(zhí)行通知書寫明的財產(chǎn)保全期限中止有關(guān)程序。

　　刪除第7.4.3節(jié)中“或者應(yīng)人民法院要求協(xié)助執(zhí)行財產(chǎn)保全的中止”的規(guī)定。新的第7.4.3節(jié)表述為：“對涉及無效宣告程序中的專利，應(yīng)權(quán)屬糾紛當(dāng)事人請求的中止，中止期限均不超過1年，中止期限屆滿專利局將自行恢復(fù)有關(guān)程序。”也就是說，對于無效宣告程序中，應(yīng)人民法院要求協(xié)助執(zhí)行財產(chǎn)保全的中止，不再設(shè)定不超過1年的限制。

　　將《指南》第五部分第七章第7.5.2節(jié)中的“中止期限為六個月”修改為“中止期限為民事裁定書及協(xié)助執(zhí)行通知書寫明的財產(chǎn)保全期限”。此處修改的理由與7.4節(jié)一致，是適應(yīng)性修改，表明在輪候保全中也同樣適用上述規(guī)定。（周胡斌 張憲鋒 陳煒梁）

（本文僅代表作者個人觀點(diǎn)）