在最近的一篇文章中，我們?cè)敿?xì)探討了近期的法院判決和美國專利商標(biāo)局的新規(guī)則對(duì)美國專利價(jià)值產(chǎn)生了多少負(fù)面影響。這并不是說所有的專利都一文不值，事實(shí)遠(yuǎn)非如此。實(shí)際上，從我們交易的一些專利組合的報(bào)價(jià)看來，專利市場(chǎng)似乎還活著，并且或許將迎來反彈。

那么改變的是什么？簡(jiǎn)而言之，現(xiàn)在已經(jīng)上升到專利質(zhì)量了，并且現(xiàn)在只有專利家族最好的專利在銷售。盡管每一項(xiàng)專利的估值相比2、3年前有所下降，但是對(duì)于高質(zhì)量專利而言還是保持在歷史水平。

這引出了一個(gè)顯而易見的問題：什么使得專利更有價(jià)值？以及其自然推論：如何使目前的專利和專利申請(qǐng)更有價(jià)值？

顯而易見，這是見仁見智的事，在這件事上不止一個(gè)學(xué)派。另外，新案例法和規(guī)章制度可能會(huì)迅速地改變現(xiàn)在的真理。但是我們相信市場(chǎng)仍然觀察專利和為其定價(jià)的最佳反射器，因?yàn)橘I家在獲得每一個(gè)投資組合時(shí)都必須證明他們的投資是正確的。在交易過2000件專利、與上百個(gè)買家定期溝通之后，我們認(rèn)為我們對(duì)市場(chǎng)價(jià)值有很好的理解。

當(dāng)專利銷售或許可時(shí)，打開買家支票簿的主要原因包括：a）他們需要專利權(quán)（例如，他們可能侵犯或?qū)?huì)侵犯專利權(quán)）；b）他們相信其他人可能侵犯或?qū)?huì)侵犯專利權(quán)（這就是NPE購買專利的原因）。換句話說，專利是官方授予的可以通過出售或許可給他人的「訴訟權(quán)利」。

基于以上幾點(diǎn)，下面是一些有助于提高專利價(jià)值的好方法：

以主張權(quán)利為重點(diǎn)，而不是保護(hù)產(chǎn)品本身

因?yàn)閷＠窍麡O的權(quán)利（即排除他人實(shí)踐你的發(fā)明的權(quán)利），如果專利代理人僅僅向公眾解釋發(fā)明（即市場(chǎng)需要和你特定解決方案），并將其變成僅描述與銷售或?qū)⒁N售的產(chǎn)品大部分一致的專利，那么就只是在浪費(fèi)錢，而這些錢可以更好地投入到其他地方。

每一項(xiàng)專利的撰寫都應(yīng)該預(yù)期到競(jìng)爭(zhēng)者將要對(duì)你的解決方案進(jìn)行復(fù)制、改進(jìn)和規(guī)避設(shè)計(jì)，這些行為要么是現(xiàn)在要么是自現(xiàn)在的15年內(nèi)；因此，專利要讓他們的努力更加困難、更加昂貴或者至少不那么有效。這就是如何保持初始競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果專利保護(hù)只是針對(duì)（對(duì)特定產(chǎn)品的）基本克隆，別人就很容易通過增加或刪除單個(gè)非必要元素來避免侵權(quán)。

通過設(shè)想“規(guī)避設(shè)計(jì)”來檢驗(yàn)?zāi)愕膶＠麑⒂兄陬A(yù)期競(jìng)爭(zhēng)者的做法，從而可以相應(yīng)的擴(kuò)大專利的保護(hù)范圍。并且，這么做幾乎不會(huì)有什么成本。不幸的是，很少有發(fā)明家以慎重的態(tài)度做這件事。

事先對(duì)你的專利進(jìn)行“壓力測(cè)試”好過在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之后這么做。另外，還要考慮權(quán)利要求如何得到說明書支持，以及專利審判及上訴委員會(huì)（PTAB）或法院可能如何對(duì)其進(jìn)行解釋。

建立專利家族

雖然外國專利正變得越來越有價(jià)值，但美國資產(chǎn)在大多數(shù)情況下仍然至少占到專利組合價(jià)值的75%，因?yàn)樵诿绹梢缘玫阶畲蟮膿p害賠償。并且，美國專利制度是獨(dú)一無二的——它允許提交接續(xù)案（CA）以及部分接續(xù)案（CIP），雖然許多情況下有利用事后諸葛亮之嫌，但是還是允許發(fā)明人提交，這使得發(fā)明人從更早的原始申請(qǐng)日獲益。

重要的是要有一個(gè)非常詳細(xì)的說明書，產(chǎn)生新的案例法或在競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，這將作為不斷演變出新的權(quán)利要求集合的基礎(chǔ)。很多申請(qǐng)人都未能抓住這一獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，他們似乎樂于接受他們的初始申請(qǐng)，而忽視提交接續(xù)案來保持專利家族有效。這也是大多數(shù)買家的怪毛病。

在實(shí)踐中，這意味著，一旦一項(xiàng)專利被授權(quán)，就應(yīng)該鑒于訴訟歷史多檢查申請(qǐng)說明書和附圖，以確定是否值得申請(qǐng)接續(xù)案。雖然一些資金資源充足的公司可能有至少保證專利家族之一有效的策略，但是小公司通?？赡苄枰用髦堑氖褂觅Y金。除了一般訴訟，在主張或許可內(nèi)容中明確可以進(jìn)行接續(xù)案訴訟，是非常有利的。

撰寫有針對(duì)性的權(quán)利要求

如果不是大多數(shù)，也有許多專利從業(yè)者被教導(dǎo)要撰寫保護(hù)范圍寬泛的權(quán)利要求。在很多情況下，得到的是寬泛且含糊不清的權(quán)利要求，經(jīng)常使用了說明書無法明確支持的語言。雖然寬泛和含糊不清，這樣的專利可能確實(shí)有一定的價(jià)值，但是它們可能無法成為訴訟或許可的武器，尤其是在當(dāng)今市場(chǎng)。

最有價(jià)值通常是那些精確覆蓋到特定產(chǎn)品或方法的權(quán)利要求，并通常包含相對(duì)較窄的權(quán)利要求語言。寬泛的權(quán)利要求的缺點(diǎn)是他們最容易時(shí)效，他們最容易成為無效挑戰(zhàn)的目標(biāo)。有針對(duì)性且較窄的權(quán)利要求更難以被無效。

特別地，「較窄的元素應(yīng)該是可專利性區(qū)別點(diǎn)」，而不是一些熟知的功能，這些熟知的功能容易因其是“顯而易見的結(jié)合”而被無效。

提交大量的在先技術(shù)

目前在美國專利商標(biāo)局面臨挑戰(zhàn)的專利中，80%的專利因?yàn)閷彶闀r(shí)未發(fā)現(xiàn)的在先技術(shù)而最終被無效。申請(qǐng)人提交了大量的在先技術(shù)來區(qū)分其發(fā)明的授權(quán)專利，更可能經(jīng)受住無效挑戰(zhàn)，因此會(huì)被大多數(shù)買家認(rèn)為更為可靠，因此更有價(jià)值。

同時(shí)，不要提交過多基于例如關(guān)鍵詞檢索得到的在先技術(shù)引用——提交的每一項(xiàng)引用都應(yīng)該與審查相關(guān)；相反，尋找過去已經(jīng)存在的商業(yè)產(chǎn)品，并解釋你的發(fā)明如何做到更好。

與之相關(guān)的一點(diǎn)，很多專利公司仍然嚴(yán)重妨礙他們的客戶進(jìn)行在先技術(shù)檢索，他們認(rèn)為專利審查員進(jìn)行收費(fèi)檢索，沒有必要再增加內(nèi)部成本。這完全是謬論。取得一項(xiàng)美國專利需要超過2萬美元（含官費(fèi)），并且維持專利還需要數(shù)萬美元。另外，在其他人挑戰(zhàn)專利有效性時(shí)，捍衛(wèi)專利有效需要25萬到50萬美元。

在申請(qǐng)之前投資1千到2千美元進(jìn)行專利性分析就可以降低風(fēng)險(xiǎn)，你真的想要因?yàn)槟菢拥耐稒C(jī)而投資這么多錢嗎？

避免「紙上」專利

很大比例的專利在其生命周期中永遠(yuǎn)不會(huì)被商業(yè)產(chǎn)品化。盡管商業(yè)銷售證據(jù)總是對(duì)專利評(píng)估有幫助，但是這種情況本身并不總是有效的，因?yàn)槿澜绲膶＠ǘ紱]有規(guī)定發(fā)明人有義務(wù)將發(fā)明推向市場(chǎng)。不過，不太好的情況是——專利僅僅是一個(gè)想法，并且也沒有實(shí)現(xiàn)和細(xì)化發(fā)明的企圖。

法官和陪審團(tuán)不喜歡回報(bào)那些僅提出想法并申請(qǐng)專利的人。他們和市場(chǎng)更愿意將更多的價(jià)值給予深入研發(fā)的發(fā)明，以及原始發(fā)明人真正實(shí)踐的地方。此外，實(shí)踐繼續(xù)總是導(dǎo)致更多的發(fā)明和專利，這會(huì)產(chǎn)生更大和更多價(jià)值的專利組合，因?yàn)檫@使得繞過專利權(quán)的人花費(fèi)更多的成本或者更為困難。

確保容易證明侵權(quán)

每天可能有數(shù)以十萬計(jì)的專利遭到侵權(quán)，然而這些專利一文不值。為什么會(huì)這樣？簡(jiǎn)而言之，如果不能證明某人正在實(shí)踐權(quán)利要求的全部元素，就沒有事實(shí)去主張專利權(quán)。這就是很多描述制造工藝、云計(jì)算相關(guān)的發(fā)明的情況——侵權(quán)行為發(fā)生在暗處，并且沒有合法獲取缺失信息的方式。

此外，最近的案例法提高了在初始答辯時(shí)所需證據(jù)的門檻，先提交侵權(quán)指控、然后尋找證據(jù)的日子正在成為過去。在大多數(shù)情況下，按照過去的做法原告不會(huì)通過簡(jiǎn)易判決「past summary judgment」。更糟糕的是，如果在訴訟階段原告沒有充足的侵權(quán)證據(jù)，那么原告受到制裁和費(fèi)用轉(zhuǎn)移「fee-shifting」的隱患更大。

因此，不可能或難以證明侵權(quán)和/或證明成本高（例如在半導(dǎo)體領(lǐng)域）的專利沒有什么價(jià)值。因此，經(jīng)常問問自己「如何撰寫權(quán)利要求以使證據(jù)使用更為清楚」，例如，當(dāng)產(chǎn)品還在盒子中就可以證明侵權(quán)，或者通過肉眼觀察產(chǎn)品就能證明侵權(quán)，或者覆蓋銷售/使用說明中對(duì)功能的描述來證明侵權(quán)。

同時(shí)，很多專利不能強(qiáng)制執(zhí)行，因?yàn)樾枰C明的侵權(quán)行為由多方執(zhí)行。這通常被稱為“分離式侵權(quán)「divided infringement」”。在需要多方實(shí)施權(quán)利要求的元素時(shí)，主張直接侵權(quán)通常是不可行的，這使得權(quán)利要求的價(jià)值大減，因?yàn)槟悴坏貌辉V諸“間接”侵權(quán)理論，包括輔助侵權(quán)「contributory infringement」和誘導(dǎo)侵權(quán)「inducement infringement」。

結(jié)論

獲得好專利的成本一般不會(huì)比獲得劣質(zhì)專利的成本高。建立一個(gè)將來可以依賴和貨幣化的專利，關(guān)鍵在于：撰寫第一個(gè)臨時(shí)申請(qǐng)采取的方法、審查過程中的做法，以及專利授權(quán)后深思熟慮的決定。只有通過一致、深思熟慮的方法，例如上文所述的方法，才能夠創(chuàng)造價(jià)值經(jīng)久不衰、用之即取的無形資產(chǎn)。

__________________

封面圖片 | 全景圖片

原作者 | Louis Carbonneau